Procedimiento de concesión de patentes


Entre la presentación de la solicitud de la patente y su concesión pueden transcurrir como máximo 36 meses. La duración media del procedimiento dependerá de la existencia de defectos en la tramitación de la solicitud. Si se opta por la vía del procedimiento acelerado de concesión, la patente puede concederse en aproximadamente 12 meses.

Es un procedimiento que tiene la OEPM que permite reducir considerablemente la duración del procedimiento de concesión. Para ello el titular lo ha de solicitar y es necesario que la patente no reivindique prioridad de otra anterior.

El acortamiento de plazos será tanto mayor si el solicitante no agota los plazos legalmente establecidos para presentar las contestaciones a la OEPM.

Las siglas BOPI corresponden a Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Esta publicación es editada diariamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y constituye el medio de comunicación oficial de los actos administrativos (solicitudes, notificaciones y resoluciones) de las distintas modalidades de propiedad industrial.

De manera coloquial podría decirse que el BOPI es el BOE de las patentes, marcas y diseños oficiales.

El Informe sobre el Estado de la Técnica de una patente (IET) es un documento que contiene una lista de divulgaciones anteriores de elementos iguales o similares a la invención, que se consideran relevantes para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma, y va acompañado de una Opinión Escrita (OE), preliminar y sin compromiso, acerca de si la invención objeto de la solicitud de patente cumple los requisitos de patentabilidad.

Si este IET revela que la solicitud de patente no es nueva o le falta actividad inventiva, el solicitante puede:

  • Decidir no continuar con el procedimiento y retirar la solicitud
  • Hacer las modificaciones que le permita la ley, para tratar de subsanar las objeciones planteadas en el IET

Posteriormente al IET, previa petición del solicitante, la OEPM realiza un examen sustantivo que valora si la solicitud de patente y la invención objeto de la misma cumplen los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad.

  • Si del examen no resulta la falta de ningún requisito, se concederá la patente solicitada.
  • En el caso de que el examen sustantivo aprecie motivos que impidan total o parcialmente la concesión de la patente, éstos se comunican al solicitante para que los subsane. Si el solicitante no contesta o su respuesta no supera las objeciones planteadas, la patente será denegada.

Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la concesión, cualquier persona podrá oponerse a la concesión. La oposición debe ser motivada, acompañada de los correspondientes documentos probatorios e implica el pago de la tasa de oposición. Los motivos de oposición pueden ser:

  1. La invención reivindicada no reúne alguno de los requisitos de patentabilidad.
  2. Su descripción no es lo suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla.
  3. El objeto de la patente concedida excede del contenido de la solicitud tal como fue presentada.
    1. Admitido a trámite el escrito de oposición se comunica al titular de la patente para que presente, en el plazo de tres meses, sus alegaciones y modifique, si lo estima oportuno, las reivindicaciones. La OEPM traslada a cada oponente las alegaciones y propuestas de modificación presentadas por el titular, concediéndoles un trámite de réplica de dos meses.

      Recibida la réplica por parte de los oponentes, la OEPM resuelve estimando en todo o en parte las oposiciones presentadas, cuando concurra alguno de los motivos de oposición o desestimándolas en caso contrario.

      Tras el procedimiento, la OEPM puede resolver revocando la patente, mantenidendo la concesión de la patente o manteniendo la concesión de la patente pero de forma modificada.

Cuando se trate de invenciones realizadas en España no podrá solicitarse patente en ningún país extranjero salvo que se hubiera hecho con expresa autorización de la OEPM. Esta autorización no podrá concederse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional salvo que el Ministerio de Defensa lo autorice expresamente.

La petición de autorización deberá formalizarse presentando en la OEPM la solicitud con los documentos necesarios para que la Oficina valore el interés de la patente para la defensa nacional.

Cuando el solicitante tenga su domicilio, sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español.

El coste aproximado de las tasas oficiales de una patente española, desde la solicitud a la concesión, varía en función de las incidencias que pueda tener durante su tramitación, pero de media se puede estimar en torno a los 1.200€. Para el caso de las Universidades Públicas existe una bonificación del 50% de todas las tasas de tramitación y mantenimiento de Patentes y Modelos de Utilidad, con posibilidad del 100% si demuestran explotación, por lo que se puede estimar el coste de una patente universitaria en torno a los 600€ si no hay incidencias.

A esta cantidad hay que añadir el coste que debe asumir el solicitante en la preparación de la documentación para presentar la solicitud que se fundamenta en el trabajo de los técnicos de la OTRI y de los agentes externos de la propiedad industrial a los que se decida recurrir. Los costes de los agentes son variables pero, en todo caso, tienen un peso en la factura de las patentes muy superior a las tasas oficiales.

Además, para mantener estos derechos hay que hacer frente a las anualidades de mantenimiento que aumentan progresivamente (en junio 2020 para Universidades Públicas va desde 9,24€ para la tercera anualidad hasta 245€ para la vigésima.)

El importe de las tasas de patentes se actualiza anualmente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y figuran, siempre actualizadas, en la página web de la OEPM.

La OTRI costeará la gestión y mantenimiento de las patentes en las que la UPM sea titular. Si después del pago de la quinta anualidad no se hubiera procedido a suscribir un acuerdo de licencia para la comercialización de la tecnología, la OTRI dejará de costear con cargo a sus presupuestos los gastos derivados de la protección. Este plazo podrá ampliarse de forma excepcional si existiera una causa justificada.

El derecho a obtener la protección mediante patente corresponderá al que haya presentado primero la solicitud, siempre y cuando esta solicitud no llegue a retirarse y se publique posteriormente.

Sí, el solicitante puede cambiar de modalidad en cualquier momento anterior a la finalización del examen sustantivo.

También la OEPM podrá proponer al solicitante el cambio de modalidad cuando lo considere conveniente.

Estas preguntas frecuentes están basadas en el texto cedido por la Universidad Politécnica de Cataluña, revisado y actualizado por el gabinete JL Casajuana Abogados por encargo de la Universidad Politécnica de Madrid.

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